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III Seminário de Pesquisa Interdisciplinar
A primeira década novo milênio: sociedade, instituições e inovações
Universidade do Sul de Santa Catarina, SC, Brasil, 9, 10 e 11 de maio de 2011

A PROTEÇÃO JURIDICA DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL AO
DEPOSITANTE DO PEDIDO DA CARTA-PATENTE E DO REGISTRO DE MARCA,
PENDENTE O PRAZO DE ANÁLISE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL1
Lara Bonemer Azevedo da Rocha2
Fábia dos Santos Sacco3

Resumo
Este artigo se propõe a analisar os mecanismos processuais existentes para
garantir ao depositante do pedido de registro de marca e de concessão da carta-
patente junto ao INPI, a tutela de seus direitos sobre a marca e sobre a invenção,
independentemente de contar com certificado de registro expedido pelo órgão
competente. Serão estudados os remédios processuais existentes, a fim de opor a
terceiros a abstenção do uso da marca ou da invenção, tendo como escopo evitar a
degradação do poder de venda e do sinal distintivo e de restituir eventual dano
causado pelo uso indevido dos mesmos por terceiros, analisando-se o
posicionamento dos Tribunais pátrios acerca da matéria.
Palavras-chave
Propriedade Industrial; Marcas; Patentes; Proteção; Instituto Nacional de
Propriedade Industrial.
Corpo do trabalho

A PROTEÇÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DO
DEPOSITANTE DO PEDIDO DA CARTA-PATENTE E DO REGISTRO
DE MARCA PERANTE O INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
1. Introdução
1 Trabalho apresentado ao GT03 Direito do Evento “A primeira década novo milênio” do III Seminário de Pesquisa Interdisciplinar – Florianópolis, 9,10 e 11 de maio de 2011. 2 Acadêmica da Universidade Estadual de Maringá. 3 Advogada. Professora de Direito Processual Civil na Universidade Estadual de Maringá e no Centro Universitário de Maringá. Mestre em Direto Processual Civil pela Universidade Estadual de Maringá. III Seminário de Pesquisa Interdisciplinar
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No Brasil, analisando o entendimento jurisprudencial majoritário e, bem como consultando a pequena quantidade de material doutrinário que versa sobre o tema em comento, verifica-se que o posicionamento preponderante segue no sentido de que assiste somente ao titular do registro da carta-patente concedido pelo órgão competente, qual seja, o INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), o direito de exigir a exclusividade de uso perante terceiros, conforme preceitua o artigo 6º, da Lei n°. 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) e que o depósito do pedido tem o condão de configurar somente uma expectativa de direito No que tange às marcas, a LPI regula de forma diversa, entendendo que cabe igualmente ao depositante do pedido de registro perante o INPI, o direito de zelar pela integridade material ou reputação das mesmas, mesmo durante o procedimento para a sua concessão. A jurisprudência segue na mesma esteira, conforme será demonstrado no presente estudo. Assim, busca-se no presente trabalho, demonstrar a lacuna legislativa, doutrinária e jurisprudencial acerca da proteção que deve ser concedida ao depositante do pedido da carta-patente, bem como os mecanismos processuais existentes para inibir práticas de concorrência desleal e garantir a restituição do 2. O problema da demora na concessão dos registros e os prejuízos para o
depositante
Reconhecer um direito de propriedade industrial, em especial o direito do uso de uma marca e do inventor é, antes de tudo, uma questão de respeito. O progresso de um país, a mais de cem anos, apresenta-se diretamente relacionado com o grau de proteção que se tem dado aos inventores.4 Os países mais desenvolvidos se destacam pela proteção que conferem ao inventor e ao uso das marcas, a fim de se evitar a concorrência desleal e a utilização indevida de marcas e inventos. No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial é o órgão competente para atribuir ao titular o uso exclusivo de determinada marca e, ao 4 HAMMES, Bruno Jorge. O direito de Propriedade Intelectual. 3ª Ed. Unisinos: São Leopoldo, 2002. III Seminário de Pesquisa Interdisciplinar
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inventor, a exclusividade sobre sua invenção. Para que seja concedida tal proteção,
o interessado deverá submeter-se ao procedimento previsto em lei, enfrentando um longo e complexo processo, que envolve várias fases, com exigências específicas. A demora hoje se dá porque quando o INPI foi criado, a demanda pela proteção de tecnologia e inovações no âmbito do conhecimento era definitivamente menor, de modo que na atualidade, sua estrutura encontra-se completamente defasada, o que faz com que o tempo necessário à análise dos pedidos depositados conduza, muitas vezes, na perda do objeto da pretensão. Ressalta-se, neste contexto, que o tempo gasto na análise de um pedido de registro de marca ou patente é, atualmente, em média de 06 a 08 anos para as patentes e de 04 a 05 anos para as marcas, salvo se ocorrer algum problema durante a tramitação do processo, o que pode prolongar ainda mais esse Isto porque, segundo informações do próprio Instituto, há cerca de dez anos o INPI contava com um quadro de 1.040 funcionários que, em 2005, diminuiu para 629, sendo que a demanda de pedidos aumentou em 150%.5 Atualmente, o número de funcionários passou para 965 em 2010, ou seja, ocorreu um aumento de 54%. Segundo Jorge Ávila – Presidente do INPI, a meta é reduzir para quatro anos o tempo de espera dos pedidos entregues a partir do final de 2010.6 Fácil é perceber que as providências tomadas ainda são insuficientes para Os resultados em relação à quantidade de concessões mostram uma discreta evolução, que, entretanto, não é suficiente para garantir ao interessado a proteção necessária, haja vista que mesmo que o tempo para a concessão do pedido seja reduzido para quatro anos, o processo continuará sendo demorado e, Assinala-se que esta morosidade do trâmite processual necessário à concessão da carta-patente ou do certificado de registro de marca, como já mencionado, pode acarretar na perda do objeto do pedido, ante as constantes III Seminário de Pesquisa Interdisciplinar
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Outro aspecto que insta ser mencionado, é a ausência de informação dos pesquisadores quanto aos mecanismos existentes para a proteção Ademais, a não difusão do conhecimento acerca dos mecanismos de proteção disponíveis pelo INPI e, a conseqüente falta de esclarecimento por parte dos pesquisadores, traz imensuráveis prejuízos para o desenvolvimento do país, que por sua vez, deixa de arrecadar royalties com os produtos decorrentes de anos de dedicação, investimento e pesquisa, ficando assim, vulnerável aos outros países que possuem um sistema patentário eficiente, que chancela os conhecimentos novos, transformando-os em propriedade privada, legalmente emoldurada na forma Entre os casos mais conhecidos, tem-se o do patenteamento do cupuaçu por empresas japonesas, que tencionavam impedir o uso do nome por terceiros, até mesmo na composição de produtos. Felizmente, esta situação foi evitada através da ação organizada da sociedade civil, que por meio da Organização não governamental Grupo de Trabalho da Amazônia (GTA) solicitou a repatriação do cupuaçu e, por conta isso, as empresas japonesas assinaram termo de compromisso renunciando, em favor do Estado do Pará, todos e quaisquer direitos e de oposição por uso do cupuaçu. Outro caso digno de ser citado é o da substância utilizada na indústria farmacêutica denominada Capoten, feita a base de captotril, encontrada no veneno da jararaca, que, diga-se de passagem, é um animal genuinamente brasileiro, que se tornou mais um caso emblemático de apropriação da biodiversidade brasileira por empresas estrangeiras. O Capoten é um medicamento utilizado para regular a pressão arterial, atualmente comercializado pela empresa americana Bristol-Myers Squibb, que possui um faturamento anual de US$ 5 (cinco) bilhões de dólares. Contudo, ao contrário do que aconteceu com o cupuaçu, o Capoten não foi repatriado, ou seja, não houve qualquer movimentação por parte do Estado a fim de requerer os direitos sobre seu uso e oposição perante terceiros. 7 A Biodiversidade e os Conhecimentos Tradicionais Associados – Perspectivas Normativas e Teóricas de Proteção. Rafael Costa Freirie. Disponível em: III Seminário de Pesquisa Interdisciplinar
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“A perpetuação dessa realidade tende a estimular a biopirataria das riquezas naturais brasileiras e a consolidar um sistema de patentes que não traz nenhum tipo de benefício para o país, culminando numa situação crítica de degradação da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais, aumento da dependência econômica e tecnológica aos países desenvolvidos e, por conseqüência, afetação de direitos individuais e coletivos, na forma de agravamento da pobreza, diminuição de uma sadia qualidade de vida e crescimento do desequilíbrio tecnológico”.8 Vale ressaltar, neste contexto, que conforme informações extraídas do próprio site do INPI9, ele “existe para criar um sistema de propriedade intelectual
que estimule a inovação, promova a competitividade e favoreça o desenvolvimento tecnológico, econômico e social do país” e sua visão para o ano de 2012 é a de que “deverá ser um dos institutos de propriedade intelectual de referência no mundo, no que tange à eficiência e à qualidade dos seus diversos serviços”. Ora, se o próprio Instituto possui como razão de ser, um sistema que estimule o desenvolvimento do país, é imprescindível que o Poder Público volte atenção a este setor de Desenvolvimento, Comércio e Indústria, promovendo investimentos na estrutura do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, divulgando os mecanismos que, embora morosos, existem para garantir ao interessado o uso exclusivo de sua marca ou invenção10. de maneira que seja possível almejar o objetivo lançado para o ano de 2012 com sucesso. 3. A retribuição do sistema Estatal pelo depósito do pedido de registro.
3.1. A Proteção das Marcas e Patentes no Brasil
No Brasil, a primeira lei específica sobre propriedade industrial surgiu no ano de 1875, por meio do Decreto 2.682, reclamado por Rui Barbosa junto à Câmara dos Deputados. Após, surgiram diversos decretos e leis até chegar-se à 10 Neste sentido é o pensamento do presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Jorge Ávila que em recente entrevista afirmou o seguinte: “nos últimos cinco anos, os pedidos de patentes feitos ao Inpi subiram mais de 50%, “mesmo com a crise”, passando de 18 mil, em 2004, para 25,5 mil no ano passado. O crescimento médio anual supera 10%. A retração provocada pela crise internacional foi de 5% em 2009 em comparação a 2008, quando foram registrados 26,2 mil pedidos de patentes. O exame de quase 30 mil patentes exigirá do Inpi um aumento do número de profissionais. “A inserção do Brasil na dinâmica tecnológica global tem um custo institucional. E o Inpi precisa se organizar para isso”. Disponível em: III Seminário de Pesquisa Interdisciplinar
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atual lei brasileira que regula a propriedade industrial, Lei 9.279/1996.
Em 1970, foi criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, responsável por registros de marcas, concessão de patentes, averbação de contratos de transferência de tecnologia e de franquia empresarial, e por registros de programas de computador, desenho industrial e indicações geográficas, de acordo com a Lei da Propriedade Industrial e a Lei de Software. O INPI é, portanto, o órgão competente para conferir ao usuário da marca e ao inventor, o direito ao seu uso exclusivo perante terceiros. Todavia, para que seja concedida tal proteção, o interessado deverá proceder ao registro da marca O certificado do registro de marca será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes, tendo validade por dez anos prorrogáveis por períodos iguais. A carta-patente possui duração de vinte anos contados a partir da data do depósito. Findo este período, o privilégio extingue-se, caindo a invenção no Após concedido o certificado de registro e a carta patente, o seu titular pode obter indenização de danos de quem, antes mesmo da concessão, utilizou sua marca ou invenção sem a devida autorização. A Lei brasileira de Propriedade Industrial em seus artigos 129 e 130, prevê a proteção aos direitos dos titulares ou depositantes de marca, limitando-a pelo princípio da territorialidade e da especialidade. Reconhece, também, o direito de precedência ao registro para aqueles indivíduos que já utilizavam a marca, idêntica ou semelhante, de boa-fé, no país há pelo menos seis meses, demonstrando características de um sistema declarativo, conjugado com o atributivo, na busca de uma disciplina mais justa.11 Assim, realizado o depósito do pedido de registro junto ao INPI, o seu titular conta, automaticamente, com a proteção trazida pelo artigo 130, da Lei da Propriedade Industrial, cabendo-lhe o direito de impedir terceiro de explorar produto III Seminário de Pesquisa Interdisciplinar
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Todavia, ainda que haja dispositivos legais e suporte doutrinário que sustentem o direito do depositário do pedido de coibir o uso da marca ou invenção por terceiros, a jurisprudência predominante continua posicionada no sentido de que, ao depositário do pedido de concessão da carta-patente, é conferida somente a mera expectativa de direito, deixando-o completamente desamparado de qualquer proteção, ante ao sistema falho e ineficiente em vigência no país. 4. A ineficiência do Estado: causas da demora na concessão das cartas
patentes e certificado de registro de marcas. Concorrência desleal e utilização
indevida.
Esta ineficiência do Estado, que facilmente se vislumbra pela morosidade no processo de concessão da carta-patente e do certificado de registro de marca, como já ressaltado, traz imensuráveis prejuízos ao nosso país. A legislação e a estrutura falhas do país parecem estimular crimes como a concorrência desleal e a utilização indevida dos sinais distintivos e dos Como é cediço, em qualquer setor onde haja competição a melhor forma para se equilibrar e estabilizar os competidores é a liberdade de concorrência. É, portanto, ferramenta imprescindível para movimentar o mercado mundial. Contudo, não deve ser irrestrita, ou seja, precisa ser leal e com limites impostos pela legislação pertinente. “O legislador tem obrigação de regular o comportamento segundo os princípios da ética. É nesse sentido que as leis de um país respondem melhor do que as de outro a esse postulado da lealdade. Exigir lealdade é garantir a liberdade de trabalho, ofício ou profissão que o §23, do art. 5º, da Constituição vigente pretende tutelar.” 12 É importante acentuar, outrossim, a necessidade de intervenção do Estado nas situações de conflito geradas pela ineficiência do sistema patentário brasileiro, que acabam impulsionando a prática dos crimes de concorrência desleal. Assim, uma vez regulada a matéria pelo legislador de maneira razoável e eficaz, caberá ao Estado torná-la efetiva, utilizando-se, para tanto, de todos os mecanismos que lhe foram disponíveis para obrigar a todos. A Lei da Propriedade Industrial arrola no artigo 195, as práticas III Seminário de Pesquisa Interdisciplinar
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abusivas que estão sujeitas às penalidades previstas em lei. Veja-se que os crimes
contra a propriedade industrial podem ser considerados crimes contra o patrimônio e contra os interesses morais, razão pela, são tratados em legislação própria. No caso das patentes, o titular do privilégio de invenção tem o direito exclusivo de coibir a utilização da sua invenção por terceiros. Frisa-se, que somente o titular, possui o direito exclusivo de fabricar, expor à venda o produto privilegiado e o direito exclusivo de empregar o meio ou processo privilegiado. Assim, os atos de terceiros que contrariam tais direitos caracterizam atos infracionais, ou a contrafacção, prevista no artigo 182, da Lei de Propriedade Industrial. Somente pode haver crime quando existir o privilégio, ou seja, quando foi devidamente concedida a carta-patente. Importante observar que a demora na sua concessão, incentiva a prática de crimes como a contrafacção, que traz prejuízos ao titular do privilégio. As marcas, por sua vez, possuem função fundamental de identificar e distinguir produtos. Protege-se o titular do direito de marca bem como o público contra erro e confusão. Havendo crime contra a marca, o titular será prejudicado, uma vez que o público não mais poderá distinguir qual é o produto de qual Destarte, os crimes de concorrência desleal são aqueles considerados dirty tricks13, jogo sujo ou golpe baixo. A razão fundamental de se reprimir a concorrência desleal é possibilitar a livre concorrência, que impulsiona o desenvolvimento da propriedade intelectual e, consequentemente, da industrial É por isso que se faz necessária a criação de leis eficazes, que coíbam tais crimes, e que permitam a livre concorrência. Ademais, a implantação de um sistema eficiente de proteção marcária e patentária é de máxima urgência, eis que de nada adiantaria uma legislação que abarca toda a matéria ora tratada, se o país não dispuser de uma estrutura apta para colocá-la em prática. 5. Mecanismos de proteção: antes do deferimento do pedido e após sua
concessão
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O sistema pátrio de proteção marcária e patentária concebe, de forma majoritária, unicamente ao detentor de um certificado de registro de marca ou carta patente, validamente expedidos pelo INPI, o uso exclusivo, a proteção sobre a marca e sobre a invenção e, por fim, o direito de impedir o uso por parte de terceiros, nos termos dos artigos 42 e 129, da LPI. Contudo, o artigo 130, da LPI, contrapondo-se ao artigo 129, confere tanto ao titular da marca, como ao requerente do pedido de depósito, os direitos Ao proceder desta forma, a lei estabelece direitos praticamente iguais, tanto para ao titular, quanto ao depositante do pedido de registro da marca junto ao INPI, assegurando-lhes o direito de ceder, de transferir a terceiros e, principalmente, de zelar pela sua integridade material ou reputação.14 Nada mais coerente do que a extensão da cobertura legal aos depositantes de marcas, uma vez que os titulares dos pedidos de registro não podem ficar vulneráveis à degradação do poder de venda do seu sinal distintivo ao longo do processo administrativo de registro junto ao INPI. Com efeito, de que valeria a concessão do registro, depois de decorridos anos do depósito, se, na época da concessão, o poder distintivo já se encontrar deteriorado por terceiros? O direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca nasce desta forma, com a apresentação do pedido de registro Ressalta-se que este posicionamento tem sido adotado pela jurisprudência, ainda que de forma não unânime, que passou a reconhecer o direito do depositante da marca, determinando, dentre outras medidas16, a abstenção do 14 SOARES, José Carlos Tinoco. Comentários à lei de patentes, marcas e direitos conexos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. P. 215/216. 15 AUGUSTO, Eduardo ribeiro. A interpretação do artigo 130, inciso III, da lei da propriedade industrial - lei nº 9.279/96 - pelo tribunal de justiça do estado de São Paulo no período compreendido entre o ano de 1997 até o mês de julho de 2006. Juris Plenum nº 106, maio de 2009. 16 Tem-se como outras medidas, a Medida Cautelar de Busca e Apreensão preparatória, fundada na concorrência desleal decorrente de contrafacção da marca: Medida Cautelar. Busca e apreensão. Propriedade Industrial. Contrafação. Elementos existentes que a comprovam. Marca depositada no órgão competente. Direito do depositante de zelar por sua integridade e reputação. Liminar concedida. Recurso provido. O depósito da marca assegura ao depositante o direito de zelar por sua integridade e reputação (art. 130, III, da Lei nº 9.279/96), caracterizando a contrafação a imitação ou reprodução da marca depositada, o que, na espécie, os elementos dos autos demonstram, justificando a concessão da liminar. Agravo de Instrumento nº 272.374-4/0. Relator Desembargador Ruiter Oliva. São Paulo, 20 de maio de 2003. Disponível em: <http://www.tj.sp.gov.br>. Agravo de Instrumento. Decisão que concedeu liminar em ação cautelar para busca e apreensão de produtos com marca III Seminário de Pesquisa Interdisciplinar
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uso por terceiros17 e condenando a parte Ré ao pagamento de indenização pelos
No que tange às criações registráveis por meio de carta-patente, a lei dispõe de forma diversa, haja vista que confere exclusivamente ao titular, o direito de impedir seu uso perante terceiros (art. 42, LPI), deixando de lado o depositante. Com efeito, os Tribunais têm entendido que o simples depósito do pedido de concessão da carta-patente tem o condão de conferir ao depositante somente uma “expectativa de direito”, desconstituída, portanto, de proteção No mesmo sentido, assevera Sonia Regina Federman: “Enquanto o pedido de patente não é decidido (concedida a patente após o exame técnico), o depositante tem apenas uma expectativa de um direito, ou seja, apenas uma „esperança‟ de que seu pedido de patente pode se transformar, futuramente, em uma patente (direito concedido).” (FEDERMAN, 2006, p. 41). Além disso, apresenta ainda a jurisprudência ao depositante, a opção de, após deferida a concessão da patente, “obter uma indenização pela exploração indevida ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente”, nos termos do artigo 44, da Lei 9.279/96: Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização
pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração
ocorrida entre a data da publicação do pedido e a data da concessão da
patente.
Tecidas tais considerações, a ilação a que se chega é a de que, embora de forma um tanto quanto contraditória, a lei conceda prerrogativas praticamente iguais tanto ao titular, quanto ao depositante da marca, contudo, no concernente às patentes, possui posicionamento mais limitado, atribuindo unicamente ao titular da carta-patente, o direito de opor seu uso perante terceiros. Ora, resta latente a necessidade de proteger, tal como ocorre com a marca, os direitos do depositante do pedido de concessão da carta-patente, tendo figurativa cujo pedido de registro foi depositado por outrem. Recurso improvido. Presença de fumus boni juris e periculum in mora. Direito de preferência. Risco de confusão nos consumidores. Agravo de Instrumento nº 392.477-4/6-00. Relator Desembargador Teixeira Leite. São Paulo, 28 de julho de 2005. Disponível em: <http://www.tj.sp.gov.br>. 17 Agravo de Instrumento. Direito Marcário. Expressão usada pela agravante, com precedência de depósito, a justificar, conforme postulou, a ordem liminar de abstenção à agravada, que a usa na mesma atividade. Decisão agravada, no entanto, que se mostra prudente, em aguardar a reposta da agravada. Decisão mantida. Agravo improvido. Agravo de Instrumento nº 427.512-4/5-00. Relator Desembargador José Joaquim dos Santos. São Paulo, 06 de dezembro de 2005. Disponível em: <http://www.tj.sp.gov.br>. III Seminário de Pesquisa Interdisciplinar
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em vista que os prejuízos que pode sofrer o requerente da patente são praticamente
os mesmos que ameaçam o depositante da marca. Acentua-se que, ao contrário do que ocorre com a marca, esta lacuna que abarca os direitos do depositante, tem o condão de acarretar a perda de divisas por parte do nosso país, bem como o desestímulo que pode causar aos pesquisadores e inventores, principalmente no ramo dos medicamentos e produtos É coerente ressaltar, neste diapasão, que: “se há direito à indenização no período (compreendido entre a data da publicação do pedido e a data em que foi concedida a carta patente) é porque o ato de que utilizou indevidamente a patente era ilegal. E se o ato era ilegal, poderia ser inibido, até em atenção à prevalência da tutela preventiva em relação à ressarcitória, especialmente no âmbito da propriedade industrial”18. Não há, portanto, razão considerável para que o Poder Judiciário deixe de acolher um pedido de tutela inibitória de uma patente ainda não concedida pelo simples fato de o INPI ainda não ter se pronunciado a respeito da concessão definitiva. Até porque, como bem ensina o professor Humberto Theodoro Junior, aquele que se encontra sob a ameaça de lesão tem acesso ao Judiciário garantido pelo art. 5º, da Constituição Federal, independentemente do esgotamento da via Outro fundamento que pode ser utilizado para sustentar a proteção dos direitos do depositante situa-se no âmbito da repressão à concorrência desleal. A prática de atos de concorrência desleal pode servir de suporte à ação para fazer cessar ou para alterar a situação que cause prejuízos em decorrência de atos que não se coadunem com as práticas honestas em matéria comercial e industrial.20 Desta forma, tem-se que mesmo quando não existe o registro, ainda tem o depositante a seu dispor a ação de concorrência desleal.21 Conclui-se, assim, que tal como ocorre com a marca, é 18 PEREIRA, Luiz Fernando C. Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial: Aspectos processuais da Lei 9.279/1996. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2006. (Coleção Temas Atuais de Direito Processual Civil, v. 11). p. 279. 19 SACCO, Fábia dos Santos; Schleiss, Sandro. A proteção dos direitos de propriedade industrial. 20 LEONARDOS, Luiz. A proteção de marcas não registradas no Brasil e no Mercosul. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, n. 34, p. 32, maio/jun. 1998. 21 FEKETE, Elisabeth Kasznar. Reparação do dano moral causado por condutas lesivas a direitos de propriedade industrial: tipologia, fundamentos jurídicos e evolução. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, n. 35, p. 9, jul./ago. 1998. III Seminário de Pesquisa Interdisciplinar
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imprescindível que seja reconhecido o direito do depositante da concessão do
registro da patente, haja vista que os prejuízos que o depositante pode sofrer são graves e muitas vezes de difícil reparação, de forma que a tutela ressarcitória pode perder sua eficácia, diante a dissolução do uso da invenção por terceiros quando 5. A postura dos Tribunais: análise de julgados
Conforme já salientado nos itens anteriores, a proteção dos direitos de propriedade industrial conferida pela jurisprudência pátria é voltada, em sua maioria, somente para aqueles que dispõem do registro efetivamente concedido pelo INPI, ao passo que aos depositantes do pedido, é reconhecida apenas mera No que diz respeito às marcas, os Tribunais pátrios têm reconhecido o direito de exclusividade ao depositante do pedido, invocando, para tanto, o contido no artigo 130, da Lei 9.279/96. Contudo, no que tange às patentes, o mesmo não ocorre, uma vez que a proteção ao depositante encontra-se em uma lacuna legislativa e jurisprudencial e, em virtude disto, a eles é reconhecida a mera Passa-se, assim, à análise detalhada de alguns acórdãos selecionados, que sustentam o até então exposto: Acórdão: Embargos de Declaração em Acórdão de Recurso de Apelação nº
0431219-0/02
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. REGISTRO DO INPI. PROTEÇÃO QUE ALCANÇA O DOMÍNIO DA INTERNET. Depositada a marca "Climaterm" no Intituto Nacional de Propriedade Industrial, esta passa a ter a proteção delineada na Lei 9.279/96, que no seu art. 130 dispõe que ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de zelar pela integridade material ou reputação, bem como o art. 131 informa que a proteção à marca abrange o seu uso em papel, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular. Destarte, observado que o domínio da internet encontra-se abrangida na proteção do artigo 131 da Lei adrede mencionada, deve ser considerado um meio de propaganda e de negócios à atividade de seu titular, não sucumbindo frente a regramento diverso exarado por meio de Ato Normativo do CGI, ante a hierarquia das normas vigente em nosso ordenamento jurídico, a empresa apelante possui o direito a sua utilização, inclusive extensível ao domínio da internet, pois a registrou no INPI antes do registro no CGI pelas rés. Recurso conhecido e provido. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. ART. 535 DO CPC. REEXAME III Seminário de Pesquisa Interdisciplinar
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IMPROCEDÊNCIA. Os Embargos de Declaração têm por objetivo primordial o aclaramento de ponto obscuro, a superação de uma contradição, ou o suprimento de omissão de um julgado, nos termos do art. 535 do CPC, não se prestando à provocação de reexame e reavaliação de matéria já debatida e apreciada no bojo do acórdão recorrido. RECURSO CONHECIDO (TJPR - 8ª C.Cível - EDC 0431219-0/02 - Foro Central da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Juiz Subst. 2º G. José Sebastiao Fagundes Cunha - Unânime - J. 16.10.2008) Trata-se de Embargos de Declaração em Acórdão de Recurso de Apelação, visando o reconhecimento da proteção ao depositante da marca “Climaterm” no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Veja-se que o Exmo. Relator concedeu tanto ao titular do registro, quanto ao depositante, os mesmos direitos previstos no art. 130, da Lei de Propriedade Industrial. Enfrentou as questões de se reconhecer que realizado o depósito, nos termos do art. 130 do diploma legal invocado, os direitos decorrentes são os mesmos daqyekes assegurados a quem detém o registro, na forma do art. “o artigo 131 de citada Lei, informa que a proteção à marca abrange o seu uso em papel, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular. Entretanto, cabe destacar que a garantia à proteção do uso da marca não é automática, o seu usuário deve registrá-la junto ao órgão estatal competente, no caso, no INPI, conforme preceitua o artigo 129 da Lei 9.279/962 (Lei da Propriedade Industrial), condição essa que foi cumprida pela apelante, conforme consta do processo sob o nº 821.292978, no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), cuja marca foi depositada em 19/04/1999, circunstância essa que observei pessoalmente ao acessar o site do INPI em 14/09/2007.” E ainda, reconheceu o direito à indenização do depositante, por aquele que fez o uso ilícito da marca ora protegida, o que fez com amparo nos arts. “Reconhecida a proteção da marca "Climaterm" à ora apelante, a sua utilização pela parte demandada/apelada constitui-se em ato ilícito, razão pela qual deve indenizar os prejuízos advindos de tal conduta, nos termos do artigo 186 c/c 927, ambos do CC/2002, a qual deverá ser efetuado por meio de liquidação por artigos.” Acórdão: Acórdão n. 02258707 em Agravo de Instrumento n. 596.847-4/2-00
“TUTELA ANTECIPADA - Pretensão de reforma da decisão que deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a recorrente não utilize os nomes contidos em marcas depositadas no INPI em domínios da Internet - Descabimento - Hipótese em que, em cognição sumária da situação de direito material, existe prova inequívoca que conduz à verossimilhança das alegações da agravada e ao perigo de dano por ela afirmado, de modo a autorizar a manutenção da decisão que concedeu a tutela antecipada - RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP – Acórdão 02258707. 10ª Cam. Cív. Dto. Privado. Voto n. 3012. AgInst n. 596.847-4/2-00. Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva. Pub. 10.02.2009) III Seminário de Pesquisa Interdisciplinar
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Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MK Tecnologia Ltda., contra a r. decisão que, em demanda de pedido de obrigação de fazer e não fazer cumulado com indenização por perdas e danos ajuizada por Canais Abril de Televisão Ltda., deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar que “a ré seja intimada para que, em cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, cesse a utilização dos sinais Chefe da Cozinha, Você Hight Tech, Fiz do Zero, Suando a Gravata, Pergunte ao HeadThunder, incluindo suas reproduções total, parcial ou com acréscimo, ou, ainda, suas imitações, por qualquer meio, tal como marca, nome de domínio, título ou qualquer outra finalidade (fls. 69). Argumenta a recorrente, que a recorrida não tem direito ainda às marcas, haja vista que os pedidos de registro ainda não foram A Exma. Rel. Desembargadora, em brilhante voto, negou provimento ao recurso e manteve a decisão proferida pelo juiz a quo, reconhecendo o direito da recorrente, como depositante do pedido de registro de marca junto ao INPI, de usar, gozar e impedir o uso de sua marca por terceiros, o que fez nos seguintes termos: “Com efeito, a proteção da marca perante o INPI é assegurada também ao depositante, que possui o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação (Lei n. 9.279/96, art. 130, III).” Acolheu, também, o pleito concernente a tutela antecipada, haja vista que, segundo seu entendimento, no caso em análise restaram devidamente preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 273, do Código de Processo Civil, in “Tendo o nome da marca depositada pela agravada sido registrado pela recorrente como domínio de Internet, vislumbra-se, ainda em cognição sumária da situação de direito material, o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 273 do Código de Processo Civil, de modo a justificar plenamente o acolhimento em primeiro grau de jurisdição do pedido de tutela antecipada. Isso porque ao detentor da marca, como dito, também é assegurado o direito de proteção contra o uso indevido de seus sinais distintivos em domínios utilizados na Internet. Na lição de Wilson Pinheiro Jabur, "ao desempenharem o papel de sinais distintivos, os nomes de domínio e os conflitos por ele suscitados ficam sujeitos ã aplicação, ainda que por analogia, das normas, princípios e critérios construídos ao longo do tempo, surgidos por sua vez entre as espécies tradicionais de sinais distintivos" (.) . "Entre esses princípios estão o da anterioridade e o da repressão à concorrência desleal, também entendido como repressão à possibilidade de confusão. Em qualquer caso, a análise e aplicação destes princípios pelo operador do direito não podem se furtar de perquirir o ânimo (boa-fé ou máfé) o elemento psicológico de quem levou o nome de domínio III Seminário de Pesquisa Interdisciplinar
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a registro" {Nome de domínio: novo sinal distintivo?, p. 302, in "Sinais Distintivos e tutela judicial e administrativa", Coord. Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabur, Ed. Saraiva, série GV Law, 2007). Como bem ressaltou o d. Juiz de primeiro grau em sua decisão, ora agravada, "A verossimilhança das alegações da autora é ainda ressaltada no fato de que, conforme fls. 92/96, as páginas estão fora do ar, fazendo crer que a criação dos domínios teve como único intuito vendê-los. O risco de dano de difícil reparação reside na circunstância de que, à medida que o tempo passa, os prejuízos da autora aumentam e o ilícito se perpetua" (fls. 69).” Ressalta-se, ainda, que o voto foi fundamentado invocando-se o princípio da repressão à concorrência desleal, também entendido como repressão à possibilidade de confusão, haja vista que marcas iguais ou semelhantes têm o condão de confundir o usuário, que pensa estar adquirindo um produto de determinada marca. tendo em vista suas preferências pessoais e qualidades que ela oferece, quando na realidade, está adquirindo outro. Acórdão: Apelação Cível n. 425.535-4/5-00.
“Propriedade Industrial. Abstenção de uso de marca. Indenização por danos morais e materiais. Vendas de bonecos "MAX STEEL" contrafeitos, sem autorização para uso da marca e do direito autoral. Decisão condenando a ré à abstenção de uso da referida marca e direito autoral, bem como ao pagamento de indenização, cujo valor será arbitrado com execução de sentença. Alegação de ausência de dolo. Aquisição em camelô na Rua 25 de Março. Não provimento. (Apelação Cível com Revisão nº 425.535-4/5-00. Relator Desembargador Ênio Santarelli Zuliani. São Paulo, 12 de janeiro de 2006. Disponível em: <http://www.tj.sp.gov.br>.) O referido julgado diz respeito a uma Medida Cautelar de Busca e Apreensão preparatória, ajuizada pela requerente, contra duas empresas requeridas, visando ao recolhimento de produtos contendo a marca "Max Steel" que estavam sendo comercializados pelas requeridas. “A liminar foi deferida. O mandado de busca e apreensão foi cumprido. A requerente pediu a desistência da ação em relação a uma das requeridas. Propôs ação principal contra a outra visando a impedir, de forma definitiva, o uso da marca e do direito autoral do personagem "Max Steel", bem como a condenação por danos patrimoniais e morais em razão do comércio de produtos "piratas". A sentença confirmou a liminar deferida na cautelar e julgou procedente a ação principal, condenando a ré a ressarcir à autora os prejuízos sofridos, a serem arbitrados em execução de sentença. A ré apresentou recurso de apelação. A autora apresentou contra-razões ao recurso de apelação. O O pedido de registro da marca "Max Stell" e o direito autoral sobre III Seminário de Pesquisa Interdisciplinar
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tal personagem sustentaram as pretensões da apelada. O Desembargador Relator
Ênio Santarelli Zuliani, em seu voto, asseverou que: A Lei de Propriedade Industrial (LPI - Lei nº 9.279/96) foi editada para regulamentar a proteção conferida aos bens de propriedade industrial, estabelecendo, entre outras, as normas sobre o direito à marca. Conforme artigo 129 da mencionada lei, "a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o E mais. No artigo 130, do mesmo diploma legal, há previsão de que ao titular da marca ou ao depositante (aquele que já possui o pedido de registro da marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, embora sem ainda a concessão) é assegurado, entre outros, o direito de zelar pela integridade material Dessa forma, não há como se questionar o direito da Mattel Inc., de usar exclusivamente o pedido de registro da marca "Max Steel" e personagem (obra autoral), em todo o Território Nacional, bem como de zelar pela integridade moral e material da referida marca (ainda que em processo de registro) e obra autoral, assim como o direito da apelada, Mattel do Brasil Ltda., fazê-lo, tendo em vista ser essa licenciada da Mattel Inc., sendo a última, ainda, sua gerente cotista. Ainda por meio do seu voto, aludido Ministro afirma que não se discutem nos autos a autoria e tipificação dos crimes em si (página 4 do acórdão em Conforme se extrai dos julgados ora analisados, a ilação a que se chega é a de que no que tange às marcas, os Tribunais Pátrios possuem posicionamento sedimentado no sentido de que tanto ao titular do registro, quanto ao depositante, há o direito à proteção, uso e gozo da mesma, tal como se titular O problema está no que diz respeito às patentes. Como já mencionado, a jurisprudência pátria adotou entendimento de que ao depositante, é concedida apenas mera expectativa de direito, conforme se demonstra, nos acórdãos a seguir: 6. Conclusão
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Extrai-se da análise do exposto no presente estudo, bem como do entendimento jurisprudencial adotado pelos Tribunais de Justiça dos Estados do Paraná e de São Paulo, que o INPI tem concedido somente ao titular da carta- patente o direito de opor a abstenção do uso da invenção perante terceiros, deixando o depositante do pedido desamparado de qualquer remédio a fim de Desta forma, ante a lentidão do procedimento administrativo perante o órgão competente, o pedido depositado pode, em muitos casos, perder seu objeto, ocasião em que o depositante não mais terá interesse em tornar-se titular da Conforme salientado, em que pese nos últimos anos o INPI tenha recebido investimentos voltados ao aumento do quadro funcional, sua estrutura continua falha e incapaz de atender às necessidades daqueles que visam proteger Acentua-se, outrossim, que este descaso do Poder Público tende somente a trazer prejuízos ao nosso país. Seja pela perda de divisas, seja pelo desestímulo causado aos pesquisados e inventores de todos os ramos do conhecimento que, atualmente, encontram-se inseridos em uma lacuna legislativa e jurisprudencial, no que diz respeito à proteção eficiente de seus estudos, É imperioso que, assim como ocorre com as marcas, os Tribunais pátrios passem a reconhecer os direitos do depositante do pedido da carta-patente, garantindo-lhe a proteção necessária ao seu invento e ainda, inibindo práticas Faz-se necessário, também, que o Poder Público insira este ramo do Comércio e Desenvolvimento em seu planejamento no exercício dos próximos anos, investindo neste setor, a fim de que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial possa atingir seu objetivo e, principalmente, sua meta para o ano de 2012, tornando- se um instituto de proteção dos direitos da propriedade industrial de referência no mundo, pela qualidade e eficiência de seus serviços. Ademais, é imprescindível que haja uma difusão dos mecanismos que, embora morosos, já existem para garantir a proteção dos direitos do III Seminário de Pesquisa Interdisciplinar
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depositante e titular do sinal distintivo e do titular da invenção, a fim de informar a
todos os que tiverem interesse acerca da possibilidade de chancelar sua propriedade industrial, seja inibindo o uso indevido dos mesmos perante terceiros, seja pela restituição do prejuízo causado por este uso indevido. 7. Bibliografia
AUGUSTO, Ribeiro Eduardo. A interpretação do artigo 130, inciso III, da Lei da Propriedade Industrial – Lei n° 9.273/96 – pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no período compreendido entre o ano de 1997 até o mês de julho de 2006. BRAZIL, Carlos. A situação atual do INPI. [S. l.], 2005. Disponível em: < http://www.universia.com.br/materia/materia.jsp?materia=4219>. Acesso em: 20 ago. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado BRASIL. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Brasília, DF: Senado Federal, 1996. COSTA, Priscila. Fila de espera: 600 mil pedidos de registro de marca aguardam no INPI. Disponível em: <http://conjur.estadao.com.br/static/text/41213,1>. Acesso em: D. Ramon Pella. Tratado teórico-prático de lãs marcas de fábrica y de comercio en FEDERMAN, Sônia Regina. Patentes: desvendando seus mistérios. Rio de Janeiro: III Seminário de Pesquisa Interdisciplinar
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propriedade industrial.
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Source: http://www.unisul.br/wps/wcm/connect/123a235b-1acc-4d92-971f-97b31b761cde/artigo_a-protecao-juridica-dos-direitos-de-propriedade-industrial_3-spi.pdf?MOD=AJPERES